La reconocida cadena colombiana de restaurantes Frisby se enfrenta a una situación inesperada, luego de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fallara en primera instancia a favor de Frisby España SL y le otorgara derechos exclusivos de la marca en ese continente. ¿Un nuevo caso de piratería de marcas?
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Antes de ahondar en el caso, vale mencionar que en los últimos días Frisby Colombia dejó claro que esto no es una campaña de marketing bajo ninguna circunstancia. Incluso, “Frisby España” dijo que la EUIPO le dio dos meses a Frisby Colombia para aportar pruebas del uso efectivo de su marca en Europa, o de lo contrario se la revocará totalmente.
La empresa colombiana ha explicado que este es un “asunto estrictamente legal que está siendo gestionado ante las autoridades competentes y en las instancias correspondientes”, mientras la española aseguró desde Bilbao que “está constituyendo un equipo jurídico internacional de primer nivel con especialistas en propiedad intelectual, litigios transnacionales y arbitraje”.
En medio de esta polémica, expertos consultados por EL COLOMBIANO no descartan que se pueda tratar de un caso de personas inescrupulosas que quieren registrar la marca Frisby en Europa, para posteriormente entrar a negociar con la empresa colombiana una cifra cuantiosa para devolvérsela. Un espacio en el que se configuraría la denominada “piratería marcaria”.
¿Qué es la piratería marcaria?
La piratería marcaria, explicada en detalle por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se da cuando individuos o empresas registran marcas ya existentes en otros países, a sabiendas de que pertenecen a otra compañía.
Estos “piratas”, menciona la entidad en un blog, no buscan usar la marca para vender productos o servicios, sino de cierta forma extorsionar a la empresa original, obligándola a pagar sumas elevadas para recuperar su propio nombre. Una práctica desleal que se aprovecha de las diferencias en las legislaciones de registro de marcas entre países.
“Si bien estos individuos se han denominado ´trolles marcarios’, la conducta que ejercen alrededor de las marcas es conocida como piratería marcaria”, se lee en la publicación de la SIC.
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De acuerdo con el abogado especializado en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Jorge Otamendi, “por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca (...) Sin embargo debe tenerse muy en cuenta que para que se dé la falsificación no es necesario que la marca esté en uso. El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno“.
Otros casos similares al de Frisby
Hay muchos ejemplos en los que gigantes multinacionales han tenido que desembolsar una millonada para proteger sus nombres en otros países.
Uno de los más populares fue el de Apple contra la empresa china Proview Technology, en 2012. Antes del lanzamiento del iPad en China, surgió un conflicto porque la firma asiática registró el nombre en ese país.
Para evitar una disputa judicial larga y asegurar la presencia del producto en el gran mercado asiático, Apple llegó a un acuerdo y pagó 60 millones de dólares a Proview.
También se recuerda cómo McDonald’s perdió sus derechos para usar en exclusiva la marca ‘Big Mac’, tras un fallo de la EUIPO a favor de Supermac’s, una cadena de comida rápida con sede en Irlanda
Otro caso recordado fue el de un falso Starbucks en Caracas, Venezuela, conocido a finales de 2021; generó bastante controversia, pero no fue cerrado de inmediato.
La empresa responsable del establecimiento, fue YEET!, pero en ese entonces aclaró que no era una tienda oficial de Starbucks y que simplemente ofrecía el producto con una estética similar a la reconocida marca internacional. En ese caso se desconoce si hubo algún acuerdo.
Así, la situación de Frisby y otras marcas sirve como una advertencia para todas las empresas que buscan expandirse internacionalmente.
Es crucial realizar un registro de marca exhaustivo en todos los países donde se planea operar, incluso antes de iniciar actividades comerciales. La piratería marcaria es una amenaza real que puede tener consecuencias devastadoras.
La falta de diligencia en el registro de marcas puede llevar a costosas batallas legales, pérdida de oportunidades de negocio y daños a la imagen de la empresa.
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